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作者 | 孫明娟 商標評審委員會案件審理一處一、問題的緣起 在商標三年不使用撤銷案件中，復(fù)審商標注冊人有時會提供其在免費的贈品或紀念品上使用商標的證據(jù)，這些贈品或紀念品可能來自于促銷時的買贈活動或慶典時的禮品發(fā)放。盡管針對不特定公眾發(fā)放的贈品或紀念品進入了公開市場，但能否認為上述形式構(gòu)成了商標的真實使用呢？我們不妨通過回顧一起典型案例來深入探討此問題。 江西恒大高新技術(shù)股份有限公司(下稱江西恒大公司)在第14類首飾、寶石以及貴重金屬制紀念品等商品上注冊的第853410號“恒大”商標(下稱復(fù)審商標)被他人提出撤銷申請，理由為復(fù)審商標在2011年4月4日至2014年4月3日期間沒有使用。在撤銷復(fù)審程序中，國家工商行政管理總局商標評審委員會（下稱商評委）對于江西恒大公司提交的全部使用證據(jù)均不予采信，并據(jù)此撤銷了復(fù)審商標的注冊。在隨后的司法審查中，兩審法院支持了商評委的大部分事實認定，但對于其中一項使用證據(jù)的證明力，則做出了和商評委截然相反的認定。該證據(jù)系江西恒大公司兩次向案外人定制“恒大”純銀紀念章的合同及付款憑證。對于該項證據(jù)，商評委認定，江西恒大公司雖然曾委托加工并購買過“恒大”紀念章，但其未能提交對外銷售上述紀念章的證據(jù)，即并未將上述紀念章投入商品流通領(lǐng)域，而且根據(jù)常識性經(jīng)驗，企業(yè)定制的帶有企業(yè)名稱的紀念章通常是贈送給關(guān)系客戶或消費者作為紀念之用，而非在公開市場針對不特定人群進行商業(yè)目的之銷售，因此，該公司的委托加工及購買行為不能證明其在第14類貴重金屬制紀念品商品上實際使用了復(fù)審商標。但一審法院則認定，紀念章無論是用于銷售還是用于贈送，均屬于在商業(yè)性運營過程中的使用，在該商品上使用復(fù)審商標也可以起到標識產(chǎn)品來源的作用。二審法院支持了一審法院的該項認定。[1] 二、問題的提出 兩審法院的觀點為：無論是銷售或贈送均發(fā)生在商業(yè)性運營過程中，而在這種商業(yè)性運營過程中的商標使用應(yīng)認定為真實使用。由于在案證據(jù)僅僅是江西恒大公司委托加工和訂購銀質(zhì)紀念章，并沒有對外銷售證據(jù)，因此法院的觀點可以進一步簡化為“贈送發(fā)生在商業(yè)性運營過程中，商業(yè)性運營過程中的商標使用構(gòu)成真實使用”?；谶@種論斷，促銷贈品和非售賣紀念品上的商標將構(gòu)成真實使用。按照這一邏輯，企業(yè)定制鋼筆作為贈送給客戶或潛在消費者的禮品，可以認定其在第16類鋼筆等商品上使用商標，而定制的禮品如果是玻璃杯，則可以認定為在第21類玻璃杯等商品上的使用，如果定制的紀念品是T恤衫，可以認定在第25類服裝商品上進行了使用。這對于注冊了大量防御性商標的企業(yè)來講，真是一個福音，因為可用來作為促銷贈品或紀念品的小商品種類如此繁多，再也不用擔(dān)心防御性商標會因三年不使用被撤銷了。由于這種觀點對商標使用理論以及相應(yīng)的審查實踐必將產(chǎn)生深刻影響，有必要展開深入性的探討。問題因此而產(chǎn)生：缺乏商業(yè)推廣意圖的使用能否構(gòu)成商標的真實使用？筆者的答案是：不能。 三、商業(yè)推廣意圖構(gòu)成了商標真實使用的主觀要件 商標的基本功能在于區(qū)分商品或服務(wù)來源，反之，不能區(qū)分商品或服務(wù)來源的標識則不能稱其為商標。因此，只有實現(xiàn)了區(qū)分產(chǎn)源功能的使用才能構(gòu)成真實的商標使用。然而，在判斷一個標識的使用是否能夠達到區(qū)分產(chǎn)源的效果時，使用者的主觀意圖至關(guān)重要。近年來，象征性使用（tokenuse）[2]的認定頻繁出現(xiàn)在撤三案件的審查及司法實踐中，該理論認為，某些僅以維護注冊商標效力為目的的使用行為，不應(yīng)被認定為真實使用。該理論實際上通過對商標使用中的某種主觀因素做出負面評價從側(cè)面印證了商標使用人應(yīng)具有真實的使用意圖。那么，真實的使用意圖究竟是何種意圖？基于以上對商標基本功能的共識，真實的使用意圖理論上可以表述為：通過使用使商標達到區(qū)分商品或服務(wù)來源效果的意圖?？紤]到其工商業(yè)標記的屬性，真實使用意圖可以更通俗的理解為：使用商標的企業(yè)應(yīng)具有明確的在特定商品上推廣其商標并獲取或維持一定市場份額的意圖。一旦確立了這一認知，很多商標使用行為是否構(gòu)成真實使用可謂一目了然。我們可以通過模擬幾個場景來具體分析并檢驗一下上述理論。 場景一：某可樂公司促銷，買一箱可樂產(chǎn)品即贈送印有“某可樂”字樣的圓珠筆（也有可能是毛巾或筆記本等商品）。 場景二：某機械制造企業(yè)周年慶典時，向企業(yè)員工以及關(guān)系客戶贈送印有其商號的紀念品（例如陶瓷餐具、銀質(zhì)紀念章等），而該企業(yè)的主商標與商號相同。 對于場景一中的買贈促銷方式，某可樂公司的根本目的在于利用買贈活動促進飲料銷量，而非向市場推廣其同品牌圓珠筆（或毛巾、筆記本）產(chǎn)品。同樣的，消費者絕不會因此就認為該公司生產(chǎn)或銷售圓珠筆（或毛巾、筆記本）商品。還有一點值得思考的是，對于注冊了大量防御性商標的企業(yè)而言，在多個不相關(guān)類別上使用相同商標無疑有自我淡化之嫌，并最終與企業(yè)的品牌制度背道而馳。 場景二與本文所涉的“恒大”撤銷復(fù)審案件非常相似。對于該企業(yè)而言，給員工發(fā)放紀念品是內(nèi)部行為，其根本目的是為了更好地管理企業(yè)，增強員工歸屬感與認同感，屬于廣義上的商業(yè)運營范疇。至于贈送給關(guān)系客戶或潛在客戶的紀念品，則不失為一種廣告營銷手段，其目的在于宣傳本企業(yè)。在這一過程中，該企業(yè)并沒有將其同品牌紀念品推向市場并獲取或維持一定市場份額的意圖，收到紀念品的員工、關(guān)系客戶或潛在客戶，也同樣不會誤解其意圖。在“恒大”撤銷復(fù)審案件中，江西恒大公司在行政程序中僅提交了其定制“恒大”純銀紀念章的相關(guān)證據(jù)，并沒有提交對外銷售的證據(jù)，在隨后的訴訟程序中，也并未補交任何銷售紀念章的證據(jù)。顯然其定制行為并非出于在公開市場推廣“恒大”紀念章并獲取一定市場份額之目的，紀念章上的“恒大”字樣明顯是作為商號使用，目的在于留作紀念或起到宣傳作用，收到該紀念章的人同樣不會認為以生產(chǎn)銷售防磨抗蝕材料為主業(yè)的江西恒大公司又進軍了銀質(zhì)紀念章市場。 基于商業(yè)推廣意圖來判定商標是否真實使用在其他國家和地區(qū)的司法實踐中也早有體現(xiàn)。1995年兩家荷蘭公司Ansul BV 和Ajax Brandbeveiliging BV因“Minimax”商標的注冊及使用問題發(fā)生糾紛，一路訴訟到荷蘭最高法院，由于涉及到對歐共體一號指令第12條第1款的解釋，荷蘭最高法院呈請歐洲法院作出先決裁判，2003年3月份歐洲法院作出裁決，其中談及“商標真實使用”時，歐洲法院認為：在認定商標真正使用時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮使用者是否具有真實的商業(yè)開發(fā)意圖，尤其是這種使用能否在相關(guān)經(jīng)濟領(lǐng)域里創(chuàng)造或維持一定市場份額[3]。國際保護知識產(chǎn)權(quán)協(xié)會曾經(jīng)向其各國分會發(fā)起了一份標真實使用的調(diào)查問卷，即Q218問卷，該問卷共包含23個問題，其中第5個問題涉及到在免費促銷品上使用商標是否構(gòu)成真實使用。從筆者收集到的資料來看，多個國家分會認為：在免費促銷品與主商品不同的情形下，出現(xiàn)在免費促銷品上的商標不能視為在該促銷品商品類別上真實使用了商標。[4] 四、其他相關(guān)問題。 1、并非所有在商業(yè)性運營過程中的標識使用行為都構(gòu)成真實使用。商業(yè)性運營這一概念具有廣泛的外延，現(xiàn)代商業(yè)企業(yè)作為市場主體，其一舉一動幾乎都可以納入到商業(yè)性運營這個范疇中來。因此，以是否發(fā)生在商業(yè)性運營過程中來判斷商標真實使用，未免失之簡單。 2、單純的內(nèi)部使用行為不構(gòu)成真實使用，因為這種使用行為僅發(fā)生在集團內(nèi)部或關(guān)聯(lián)公司之間，缺乏真實的市場推廣意圖。 3、相關(guān)公眾的認知對于判斷商標真實使用具有重要的參考意義。企業(yè)的營銷行為會對消費者認知產(chǎn)生影響，如果企業(yè)缺乏實際推廣某種商品的意圖，這種主觀態(tài)度也會傳導(dǎo)給消費者，例如前文所述的兩個場景，即使促銷贈品或紀念品上附著了標識，消費者也不會將其識別為該商品上的商標。 注 釋： [1]相關(guān)行政裁定及兩審判決案號分別為：商評字【2016】第0000035273號、（2016）京73行初2913號、（2017）京行終2424號。 [2]國際商標協(xié)會（INTA）于2004年5月發(fā)布了盟及其成員國商標使用分析的報告，該報告顯示歐盟及其部分成員國在司法實踐中均否認象征性使用構(gòu)成真實商標使用。美國商標法1988年修改時將商標的商業(yè)使用定義為“在一般貿(mào)易過程中的善意（Bona fide）使用，不能僅出于保持商標權(quán)之目的”。美國專利商標局的商標審查指南中明確指出該修改之目的在于將象征性使用排除于商業(yè)使用之外。 [3]具體請參見ECJ Case No.C-40/01,‘Minimax’。 [4]荷蘭、瑞典、墨西哥、韓國的知識產(chǎn)權(quán)保護分會均持類似觀點，墨西哥分會進一步認為如果這種免費促銷品隨后正式被投放到市場，則可以被認定為真實使用。